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漫談懲罰性賠償中“惡意”要件的認定

日期:2019-09-30 來源:中國知識產權報 作者:陳志興 瀏覽量:
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自2013年修改的商標法新增懲罰性賠償制度以來,我國部分法院作出適用懲罰性賠償制度的判決,對于打擊商標惡意侵權行為無疑產生了較大的震懾作用。但不可否認的是,此類案件還是較為少見,以至于每當此類案件出現時,相關法院及媒體都會當作典型案例來進行宣傳,公眾對“懲罰性賠償”的新聞也依然表現出較高關注。


筆者認為,懲罰性賠償之所以在司法實務中比較少見,主要難點有二:一是作為加倍計算的基數“權利人損失”“侵權人獲利”等確定難;二是侵權人主觀“惡意”和侵權情節客觀“嚴重”確定難。對照商標法第六十三條的規定,賠償的“基數”指的是通過“權利人損失”“侵權獲利”或“許可費的倍數”方式確定的賠償數額;“系數”則是指一倍以上、三倍以下,具體則需要考慮侵權行為人的“主觀惡意”和“侵權情節”,這也是適用懲罰性賠償的另一要件。在此,筆者想結合近日上海首例知識產權侵權懲罰性賠償案件中“惡意”的認定,談兩點個人理解。


首先,在確定賠償數額時如何考量“惡意”?除明確要求“惡意”要件外,懲罰性賠償在適用“權利人損失”“侵權獲利”“許可費的倍數”或“法定賠償”等計算方式時,是否也需要考慮侵權行為人的“惡意”,或者說此時侵權行為人“惡意”的認定對于賠償額確定能起到多大作用?對此,商標法第六十三條明確規定,權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益或注冊商標許可使用費難以確定的,由人民法院根據侵權行為的情節判決300萬元以下的賠償。此處“侵權行為的情節”當然包括侵權行為人的“主觀惡意”狀態。例如,在“大潤發”商標侵權案中,上海知識產權法院綜合考慮“大潤發”商標的知名度、“大潤發”商標對于權利人銷售及獲利的貢獻情況、侵權人具有明顯攀附“大潤發”商標商譽的主觀惡意、侵權行為包括開設大型實體門店和在互聯網上宣傳等侵權情節以及其他因素,酌情確定此案的賠償金額為300萬元。可見,至少在適用法定賠償的計算方式時,侵權行為人的主觀“惡意”會作為侵權情節予以考慮。


其次,如何認定“惡意”的典型情形?在上海首例知識產權侵權懲罰性賠償案件中,法院對“惡意”的認定主要是指主觀明知,即“事實上,早在2012年,被告就曾侵犯原告知識產權,經原告發送警告函后,雙方簽訂和解協議,被告承諾不再從事侵權活動”。實務中,此種重復侵權的情形當然可以證明被告的主觀“惡意”,這也是大多數適用懲罰性賠償的案件中,法院認定被告具有“惡意”的典型情形。那么,是不是只有被告重復侵權的情形下才能認定其具有“惡意”呢?其實未必。在“小米”商標侵權案中,南京市中級人民法院在認定“小米”商標構成馳名商標的基礎上,主要從被告侵權行為來認定其具有極為明顯的侵權“惡意”。這些侵權行為包括:在原告注冊、使用“小米”商標后即摹仿該商標,申請注冊“小米生活”“米家”等商標,使用與原告宣傳語近似或基本相同的宣傳語,使用與原告商標配色相同的配色,申請與原告商標近似的域名,從2017年2月起制造、銷售被控侵權產品;全面摹仿原告及其商標、產品,企圖使相關公眾誤認為其與原告間存在某種特定的聯系或商標許可使用關系。根據“小米”商標侵權案的判決,即使不存在事先發送警告函、被告重復侵權等情形,如果涉案商標可以構成馳名商標,則被告的注意義務也應當相應增強,此時如果其還刻意地采取各種手段進行模仿,也會被認定為符合“惡意”侵權的構成要件。

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