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【十大案件】|評析“電動獨輪自行車”發明專利權無效宣告請求案

日期:2019-07-25 來源:中國知識產權報 作者:郭曉立,楊克非 瀏覽量:
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本國優先權成立的條件


電動平衡車是一種新興代步工具,常見的電動平衡車有獨輪車和兩輪車。發明名稱為“電動獨輪自行車”(專利號:ZL201110089122.9)的中國發明專利是電動獨輪平衡車領域的基礎性專利,針對本專利,3位請求人分別于2016年10月先后提出無效宣告請求,原專利復審委員會經合并審理后作出第36591號無效宣告請求審查決定,宣告該專利權利要求1、3、5-8因不具備創造性而無效,在權利要求2、4、9的基礎上繼續維持該專利權有效。


本專利的申請日為2011年4月1日,其要求了申請日為2010年9月6日的中國在先申請的優先權。無效程序中請求人提交的一份用于評價本專利創造性的證據,其公開日為2011年3月5日,介于本專利的本國優先權日和申請日之間。請求人另又提交一份美國專利申請,該美國申請的申請日為2011年9月15日,其中包含的兩件美國臨時申請的申請日分別為2010年3月9日和2010年3月18日。請求人主張,美國專利申請的內容與本專利完全對應,兩者屬于相同主題的發明創造,美國專利申請包含的兩件美國臨時申請的申請日均早于作為本專利本國優先權基礎的中國在先申請的申請日,由此可知中國在先申請不是相同主題的首次申請,本專利不能享有本國優先權。


專利權人辯稱,對于本國優先權,作為優先權基礎的中國在先申請應該是在中國范圍內的第一次申請,而非請求人主張的世界范圍內的第一次申請。作為本專利優先權基礎的中國在先申請是相同主題在中國范圍內的第一次申請,因此本專利符合本國優先權規定,其本國優先權成立。


該案的第一個焦點問題在于,作為本國優先權基礎的中國在先申請是否只要是在中國的首次申請即可?相同主題的首次申請的含義應當如何理解?


我國專利法第二十九條第一款對外國優先權有如下規定:申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內,或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內,又在中國就相同主題提出專利申請的,依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照相互承認優先權的原則,可以享有優先權。


我國專利法第二十九條第二款對本國優先權有如下規定:申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內,又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的,可以享有優先權。


單從文義解釋的角度看,本國優先權規定中的“在中國第一次提出專利申請”可以有兩種不同的理解,第一種理解是,只要是“在中國”的第一次申請即可,并不考慮是否是世界范圍內的第一次申請;第二種理解是,應當是世界范圍內的第一次申請,并且該第一次申請在中國提出。本案中專利權人持第一種觀點,而請求人持第二種觀點,單純從文義解釋的角度難以做出明確的判斷。


從專利法第二十九條的立法目不難發現,專利法第二十九條所述的優先權原則源自巴黎公約第四條,其目的是使成員國國民就其發明創造在本國提出專利申請后,在一定期限內就同一主題在其他成員國提出的在后申請,在某些方面被視為是在首次申請的申請日提出。作為巴黎公約成員國,我國專利法第二十九條第一款關于外國優先權的規定即是巴黎公約優先權原則在我國的具體適用。根據巴黎公約的規定,作為優先權基礎的在先申請必須是針對相同主題的世界范圍內的首次申請,因此專利法第二十九條第一款中的“在外國第一次提出”的專利申請是指世界范圍內的首次申請。


專利法第二十九條第二款有關本國優先權規定中的“在中國第一次提出專利申請”與專利法第二十九條第一款有關外國優先權規定中的“在外國第一次提出專利申請”兩者表述方式一致,僅是“中”“外”之差。外國優先權規定中的“第一次”其含義是世界范圍內的第一次,由此中國優先權規定中的“第一次”其含義也應當是世界范圍內的第一次。


我國1984年頒布的專利法中只有外國優先權的規定,并無本國優先權的規定。本國優先權是在1992年修訂專利法時增加的條款。設立本國優先權的目的之一在于,在優先權層面上使中國申請與外國申請處于同等地位,以彌補我國申請人在我國再次就相同主題提出的專利申請不能要求其首次申請的優先權的法律空白。據此可以推定,制定本國優先權的本意在于,如果首次申請是外國申請,則在后申請享有要求外國優先權的權利,如果首次申請是中國申請則在后申請享有要求本國優先權的權利。因此,本國優先權中的第一次申請也應當是世界范圍內的首次申請,本國優先權的設立并無意于在已經存在外國首次申請的情況下,賦予申請人以晚于外國首次申請的中國申請作為優先權基礎而要求本國優先權的權利。所以本國優先權產生的歷史背景更加充分地說明專利法第二十九條第二款本國優先權規定中的“第一次”即是巴黎公約第四條中世界范圍內的第一次。


基于以上考慮,第36591號無效宣告請求審查決定認定,專利法第二十九條第二款所述的“在中國第一次提出專利申請”中的“第一次申請”應當理解為就相同主題在世界范圍內首次提出的申請,只不過對于本國優先權,該世界范圍內的首次申請是在中國提出的。


該案的第二個焦點問題在于專利法第二十九條所述的“相同主題”的判斷。


根據專利法第二十九條的規定,無論外國優先權還是本國優先權,在核實優先權是否成立時均以是否屬于“相同主題”為一般的判斷標準。判斷時以要求優先權的在后申請的權利要求作為判斷對象,將在后申請的權利要求逐一與在先申請全文進行比對。


由于美國臨時申請的存在,本案優先權核實的情形更為復雜一些。首先,如果作為本專利優先權基礎的中國在先申請與本專利不屬于相同的主題,則可以判定本專利的本國優先權不成立;如果兩者主題相同,則需要進一步確定該中國在先申請是否為相同主題的第一次申請,即需要將本專利與美國臨時申請進行比對,如果本專利與美國臨時申請的主題相同,則說明作為本專利本國優先權基礎的中國在先申請不是相同主題的首次申請,本專利的本國優先權不成立;如果本專利與美國臨時申請的主題不同,而與中國在先申請的主題相同,則說明中國在先申請是相同主題的首次申請,本國優先權成立。


核實在后申請與在先申請是否屬于相同主題的發明或實用新型時,應當把在先申請作為一個整體進行考慮,考察兩者的技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果是否相同。相同,并不意味著二者要在文字記載或者敘述方式上完全一致。如果二者的不一致之處沒有改變整體的技術方案,也沒有改變所解決的技術問題和實現的技術效果,則兩者屬于相同主題的發明或實用新型。


本專利權利要求1是一個裝置權利要求,其中限定了下述方法技術特征“兩個靠腿板使得雙腳站在踏腳板上的操作者,在自然直立的姿勢時,兩腿與靠腿板保持接觸相靠,操作者兩腿內側夾住靠腿板來操控車子的運行,而不是用支撐腿向前與向后施力的操控方法”。


美國臨時申請公開的技術方案如下:車輪的每一側具有一個腳部平臺,騎乘者可以將車輪置于其腳部之間,站立于獨輪車上。獨輪車還在車輛的每一側包括具有彎曲表面的腿部收容器,當騎乘者抵靠腿部收容器推動其腿部時,腿部收容器將腿部鎖定到位。


美國臨時申請未記載本專利權利要求1限定的上述方法特征,判斷其是否與本專利構成相同主題,需要確定上述方法特征能否從美國臨時申請記載的方案中直接地、毫無疑義地得到。美國臨時申請中腿部收容器的作用與本專利靠腿板相同,均為供騎乘者腿部接觸抵靠夾緊,在靠腿板作用相同的情況下,騎乘者在騎行時的操控方法自然也應當是相同的,因此上述方法技術特征不構成美國臨時申請與本專利的區別。美國臨時申請記載了本專利權利要求1的技術方案,其申請日早于中國在先申請的申請日,因此本專利權利要求1不能享有本國優先權。


綜上所述,享有本國優先權的必要條件包括:作為本國優先權基礎的中國在先申請應當是世界范圍內的首次申請;在先申請應當清楚地記載在后申請的技術方案,或者在后申請的技術方案可以從在先申請記載的方案中直接地、毫無疑義地得到。


(作者:國家知識產權局專利局復審和無效審理部 郭曉立  楊克非)

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